Om een merk te kunnen beschermen moet het onderscheidend vermogen bezitten. Dit betekent dat het merk in staat moet zijn om een bepaald product of een bepaalde dienst te onderscheiden als afkomstig van een bepaalde onderneming.
Een merk is een teken ter onderscheiding van de producten en diensten van een onderneming. Een teken dat zich niet onderscheidt, kan dus geen merk zijn. Het woord ‘Biomild’ voor yoghurt is een voorbeeld van een teken dat niet onderscheidend genoeg is. ‘Bio’ zegt iets over de wijze waarop het product is geproduceerd en ‘Mild’ zegt iets over de smaak. De combinatie van de twee woorden maakt het teken nog niet onderscheidend, ook al is het een nog niet bestaand woord. Daarentegen kan het woord ‘apple’ voor computers prima als merk fungeren. Apple is weliswaar een bestaand Engels woord, maar heeft geen beschrijvende betekenis voor computers.